Ricerca dei marchi registrati: come si effettua utilizzando banche dati gratuite

Prima di depositare la domanda di registrazione di un marchio, è necessario verificare che non esistano già marchi registrati altrui in conflitto con il nostro. Infatti, depositare un marchio già registrato da qualcun altro ci esporrebbe al rischio di un’opposizione o, ancor peggio, di una causa giudiziale.

Inoltre, non bisogna fare l’errore di credere che, una volta registrato, il nostro marchio sia definitivamente al sicuro. Il fatto che un potenziale conflitto con un marchio precedente non sia emerso in fase di registrazione non ci pone al riparo da una causa neppure a distanza di anni. Ecco perchè una ricerca di anteriorità è fondamentale prima di usare il nostro marchio e per poter iniziare ad investire su di esso con relativa tranquillità.

Per effettuare un controllo dei marchi registrati, ovviamente non basta una semplice ricerca su Google. Piuttosto, esistono delle banche dati apposite, completamente gratuite, di cui vi spiegherò il funzionamento.

Bisogna inoltre tenere conto di questo fatto: non è necessario che il nostro marchio sia identico ad uno precedente per generare un conflitto. Un marchio può essere fonte di confusione anche se non uguale ma comunque simile. All’opposto, vi sono casi in cui l’esistenza di un marchio identico al nostro potrebbe non crearci alcun problema. Vediamo perchè…

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Individuare le classi dei nostri prodotti e servizi

La tutela del marchio sottostà al c.d. principio di specificità. Ciò significa che il diritto di esclusiva acquisito con la registrazione non è assoluto, bensì limitato ai prodotti o servizi per cui si chiede di essere protetti. Ciascun prodotto e servizio per cui un marchio può essere registrato è contenuto in una delle classi della Convenzione di Nizza. La classificazione di Nizza è composta da 45 classi, le prime 34 per i prodotti e le ultime 11 per i servizi.

Il sistema delle classi ci è di grande aiuto nella ricerca di anteriorità. Infatti, se la mia intenzione è quella di registrare un marchio per l’abbigliamento, dovrò preoccuparmi di fare un controllo dei marchi registrati soltanto per i prodotti affini. La mia ricerca potrà dunque inizialmente focalizzarsi sulla classe 25, che contiene prodotti di abbigliamento e calzature. Se esiste già un marchio identico al mio, che però è stato registrato per un settore completamente diverso (ad esempio per la ristorazione, classe 43), non sorgono problemi per la registrazione. A questo principio fanno eccezione i marchi rinomati, i quali non possono mai essere imitati.

La classificazione aiuta molto nel restringere la ricerca. Tuttavia, non dobbiamo fare l’errore di limitarci alla classe di appartenenza dei nostri prodotti. Prodotti affini possono infatti trovarsi in classi diverse. La registrazione di un marchio per l’abbigliamento (classe 25) potrebbe infatti essere in conflitto con un marchio precedente registrato per le borse (classe 18). Ciò in quanto spesso le case di moda producono anche borse ed altri accessori. Allo stesso modo, prodotti situati nella medesima classe potrebbero essere anche molto distinti fra loro.

La territorialità del marchio

La tutela offerta dal marchio è altresì limitata al territorio per il quale viene registrato. Perciò, se dobbiamo registrare un marchio italiano sarà sufficiente verificare che non vi siano altri marchi registrati in Italia simili per prodotti o servizi affini. Se invece vogliamo registrare un marchio europeo, dovremo controllare non solo i marchi europei, ma anche tutti quelli registrati nei singoli Stati appartenenti all’Unione Europea.

Infine, per quanto riguarda la registrazione di un marchio internazionale, sarà necessario effettuare una ricerca in tutti i Paesi per i quali si intende ottenere protezione. Dobbiamo infatti ricordare che il marchio internazionale non è un marchio unico, bensì un fascio di diversi marchi, valido soltanto nei Paesi che abbiamo designato.

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TM View, eSearch, WIPO Romarin ed il registro marchi dell’UIBM: le banche dati gratuite per la ricerca dei marchi registrati

Le banche dati pubbliche maggiormente utilizzate per le ricerche di anteriorità dei marchi registrati sono principalmente:

• la banca dati dell’UIBM;
• WIPO Romarin;
• eSearch Plus dell’EUIPO;
• TM View.

La banca dati offerta dall’UIBM contiene soltanto i marchi registrati in Italia. Si tratta di uno strumento utile per fare una ricerca mirata su un marchio che già conosciamo ma non è particolarmente efficiente per le ricerche di marchi simili.

Romarin è la banca dati offerta da WIPO (World Intellectual Property Organization). Essa ci consente di ricercare i marchi registrati secondo la procedura internazionale del Sistema di Madrid. Questa banca dati però non ci consente di verificare i marchi rergistrati in singoli Paesi o territori.

eSearch Plus è la banca dati della EUIPO (European International Propertuy Organization). Con questo strumento si possono ricercare i marchi europei registrati o solo depositati. Anche in questo caso, eSearch non ci permette di verificare le registrazioni nazionali.

Infine, abbiamo la banca dati più importante per le ricerche di anteriorità: TM View, a cui ho dedicato un paragrafo apposito.

TM View: come sfruttarne tutte le potenzialità

TM View è una banca dati anch’essa curata dalla EUIPO. A differenza di eSearch, però, TM View ci consente di effettuare ricerche anche sulle banche dati nazionali dei Paesi che vi hanno aderito. Quando si effettua una ricerca di anteriorità, TM View è quindi lo strumento da cui partire, in quanto ci fornisce la visione più ampia possibile sui marchi che sono già stati registrati.

Oltre ad essere la banca dati più completa, TM View fornisce anche delle opzioni di ricerca molto utili. É possibile retringere le ricerhe per uffici competenti, per territorio, per classi di appartenenza etc. É possibile fare una ricerca partendo dai marchi oppure dai suoi titolari. Infine, lo strumento che la rende senza dubbio la migliore banca dati è la fuzzy search. Con questa funzione, TM View ci consente di verificare non solo marchi idendici ma anche simili al nostro, impostando una percentuale di somiglianza (ad esempio il 70%).

Se ciò non fosse ancora sufficiente per una banca dati gratuita, TM View fornisce anche un servizio di monitoraggio, che ci consente di ricevere notifiche su tutti i cambiamenti di stato di un marchio (registrazioni, rigetti, opposizioni, scadenze etc.).

E se voglio registrare un logo?

Fino a qualche anno fa, effettuare ricerche di anteriorità su marchi figurativi era molto più complicato. Infatti, mentre le parole si prestano ad essere facilmente indicizzate dai motori di ricerca, per le immagini è più difficile.

Fortunatamente, ad oggi i software ed i sistemi di intelligenza artificiale ci aiutano anche in questo compito. Banche dati come TM View o WIPO Romarin consentono già di fare l’upload del logo che vogliamo registrare e ricercare i marchi figurativi che il software riconosce come simili. Ovviamnte, occorre ancora la sensibilità dell’occhio umano per fare una cernita dei risultati ma sicuramente si tratta di uno strumento utilissimo.

Ad oggi, le ricerche sui marchi figurativi non sono state implementate da tutti gli uffici nazionali. Pertanto, neppure TM View sarà in grado di trovare tutti i risultati ma solo quelli relativi ad alcuni uffici.

Perchè affidare la ricerca di anteriorità ad un professionista

Sebbene le banche dati sopra menzionate siano gratuite ed accessibili a tutti, registrare un marchio dopo aver fatto una ricerca “fai da te” non è consigliato. Non basta digitare il nome del nostro marchio sul motore di ricerca e verificare che non ci siano già dei marchi registrati uguali al nostro. Infatti, come ho spiegato sopra, anche marchi simili per prodotti o servizi affini possono rappresentare un problema. É dunque indispensabile l’esperienza di un professionista per valutare quando un marchio già registrato possa rappresentare un problema. Nell’effettuare questa valutazione sono moltissimi gli elementi da tenere in considerazione: la forza del marchio, l’individuazione del suo c.d. “cuore”, il tipo di prodotti o servizi designati, il pubblico di riferimento etc. A ciò si aggiunga che, un conflitto può emergere non soltanto da un marchio registrato precedente ma talvolta anche da un marchio di fatto, da un nome commerciale o persino da un nome a dominio.

Effettuare una buona ricerca di anteriorità prima di procedere alla registrazione di un marchio è dunque essenziale e riduce considerevolmente il rischio di incorrere in una nullità del marchio o, peggio ancora, in un’accusa di violazione di un marchio altrui.

Per affidare ad IPRights la ricerca di anteriorità e la registrazione del vostro marchio, utilizzate il modulo Contatti e chiedete un preventivo gratuito.

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