Opposizione alla registrazione del marchio

L’opposizione alla registrazione del marchio è un procedimento amministrativo che consente al titolare di un diritto anteriore di chiedere il rigetto della domanda di registrazione di un marchio altrui. In parole più semplici, è un’obiezione formale alla registrazione di un marchio.

Può darsi che tu abbia ricevuto un’opposizione alla registrazione del marchio, magari perché non hai fatto una ricerca di anteriorità prima del deposito o comunque non ti sei affidato ad un professionista. Al contrario, può darsi che tu voglia opporti alla registrazione di un marchio simile al tuo. In entrambi i casi, questo articolo può esserti utile.

Chi può opporsi alla registrazione di un marchio

Può opporsi alla registrazione il titolare di un marchio anteriore, già registrato o anche solo depositato, che abbia efficacia sul territorio per cui è richiesta la registrazione del marchio opposto.

Ad esempio, può opporsi alla registrazione di un marchio italiano:

• il titolare di un marchio italiano anteriore,
• oppure di un marchio europeo
• o ancora di un marchio internazionale che abbia designato l’Italia per la protezione.

Potrà invece fare opposizione al marchio europeo chiunque sia titolare di un:

• marchio europeo o
• un marchio registrato o in attesa di registrazione in uno qualunque dei Paesi dell’Unione Europea o
• un marchio internazionale che abbia designato per la protezione l’Unione Europea o uno qualunque dei suoi Paesi membri.

Oltre al titolare del marchio anteriore, l’art. 177 c.p.i. consente di fare opposizione anche a chi ne sia licenziatario con diritto di esclusiva.

Una persona può opporsi a che il suo nome venga registrato come marchio se ciò lede la sua fama, reputazione o decoro. Infine, le associazioni senza scopo di lucro che abbiano diritto all’uso di emblemi, simboli, nomi di manifestazioni etc. possono opporsi alla loro registrazione come marchio (art. 8 c.p.i.).

Per quale ragione si può fare opposizione

Salvo rare eccezioni, il titolare di un marchio anteriore può opporsi alla registrazione di un marchio successivo quando ritiene che quest’ultimo possa comportare un rischio di confusione o di associazione con il suo.

Ad esempio, chiamiamo Pinco l’impresa titolare del marchio anteriore e Panco quella del marchio opposto. Si ha rischio di confusione quando il pubblico può confondere i due marchi e quindi acquistare prodotti da Panco credendo che questi provengano da Pinco. Si ha invece rischio di associazione quando il consumatore, pur non confondendo l’origine dei prodotti, può essere spinto a credere che l’impresa Panco sia in qualche modo collegata o riconducibile a Pinco.

Per sostenere l’esistenza di un rischio di confusione o di associazione, l’opponente dovrà dimostrare che il suo marchio è identico o simile al marchio opposto e che i prodotti/servizi indicati nelle rispettive domande sono identici o affini.

Ad esempio, se Pinco vende automobili e Panco vende cibo per cani, non può esserci rischio di confusione o associazione fra i due marchi. Diverso sarebbe se Panco vendesse motociclette.

Come si svolge il procedimento di opposizione in Italia

Dopo il deposito, la domanda di registrazione di un marchio deve superare un primo controllo di ammissibilità. In questa fase, l’UIBM verifica che il marchio abbia sufficiente carattere distintivo, non sia decettivo, contrario alla legge ed all’ordine pubblico. L’UIBM invece non controlla se il marchio è identico o simile ad uno precedentemente registrato, lasciando questa incombenza ai titolari dei marchi stessi.

Dopo aver superato il controllo di ammissibilità, il marchio viene pubblicato sul bollettino. Dal questo momento, inizia a decorrere un periodo di tre mesi, durante i quali è possibile opporsi alla registrazione. Se al termine dei tre mesi non ci sono state opposizioni, il marchio viene registrato.

L’opposizione può essere depositata anche personalmente dal titolare del marchio. Tuttavia, è fortemente raccomandato affidarsi all’aiuto di un professionista, che agirà come rappresentante.

Fase 1: deposito dell’opposizione alla registrazione del marchio

L’istanza di opposizione può essere depositata a mano presso la sede dell’UIBM o spedita con raccomandata A/R. Il modulo può essere scaricato dal sito web dell’UIBM al seguente link. Se si è titolari di un account registrato, è possibile depositare l’opposizione anche online.

L’istanza di opposizione deve contenere alcuni requisiti indispensabili, fra cui: i dati dell’opponente, i dati dell’opposto, l’indicazione del marchio anteriore su cui si basa l’opposizione e di quello verso cui ci si oppone, l’esposizione sintetica dei motivi dell’opposizione, l’indicazione dei prodotti o servizi a cui si riferisce l’opposizione.

Una volta ricevuta l’istanza, l’UIBM verifica l’esistenza dei requisiti formali e, se questi non sono soddisfatti, la dichiara inammissibile. Se invece l’opposizione è stata redatta correttamente, provvede a notificarla all’opposto entro i due mesi successivi.

Fase 2: Cooling Off

Assieme alla comunicazione del ricevimento dell’opposizione, l’UIBM comunica l’inizio di un periodo di riflessione di 2 mesi (c.d. Cooling Off), durante il quale le parti possono trovare un accordo amichevole. In questa fase, il richiedente (ovvero colui che chiede la registrazione e subisce l’opposizione) può ritirare la propria domanda di registrazione oppure limitarla, escludendo alcuni prodotti o servizi.

Le parti hanno la possibilità di chiedere un’estensione del periodo di Cooling Off, se necessario.

Se alle fine di questa fase le parti non hanno trovato un accordo, si passa al contraddittorio.

Fase 3: contraddittorio e richiesta di prova d’uso

Dal termine del periodo di riflessione, l’opponente ha 2 mesi di tempo per depositare delle memorie scritte. Esse servono ad argomentare meglio i motivi dell’opposizione esposti sinteticamente nell’istanza.

Una volta ricevute le memorie scritte dall’opponente, il richiedente potrà fare altrettanto ed esporre all’UIBM i motivi per i quali il suo marchio dovrebbe essere registrato.

Se il marchio dell’opponente è stato registrato da oltre 5 anni, il richiedente può pretendere la prova d’uso. In questo caso, l’opponente avrà 60 giorni di tempo per depositare documentazione che dimostri l’uso del marchio per i prodotti/servizi sui quali ha fondato l’opposizione. Se non riesce a fornire questa prova, l’opposizione viene rigettata. Se la prova viene fornita soltanto per alcuni prodotti o servizi, l’opposizione decadrà per gli altri. Nel caso in cui la prova d’uso venga fornita, l’UIBM deciderà sulla base delle argomentazioni scritte fornite dalle parti.

Fase 4: la decisione

Al termine del contraddittorio, l’UIBM può rigettare l’opposizione, accoglierla completamente oppure accoglierla soltanto limitatamente ad alcuni prodotti/servizi. Con la decisione, l’UIBM può anche condannare la parte soccombente a rimborsare alla parte vittoriosa le spese vive sostenute per l’opposizione ed una quota delle spese legali sostenute per la rappresentanza.

La decisione sull’opposizione, sia di accoglimento che di rigetto, può essere impugnata davanti alla Commissione ricorsi.

L’opposizione al marchio europeo

Salvo alcune lievi differenze, il procedimento di opposizione alla registrazione del marchio europeo è pressoché identico a quello italiano. Per maggiori informazioni, è possibile consultare le FAQ predisposte dall’EUIPO oppure approfondire mediante la lettura delle direttive.

Cosa fare se si riceve un’opposizione

Quando si riceve un’opposizione, è importante rivolgersi immediatamente ad un professionista della proprietà intellettuale. Può trattarsi di un Avvocato esperto in diritto industriale oppure di un mandatario marchi. Se avete fatto l’errore di registrare il marchio da soli e senza una ricerca delle anteriorità, cercate di non ripeterlo dopo aver ricevuto un’opposizione.

In primo luogo, anche se avete ricevuto un’opposizione, non è detto che questa sia fondata. Soltanto un professionista potrà dirvi se sia possibile difendersi, sia meglio ritirare la domanda o tentare un accordo con l’opponente. In alcuni casi, potrebbe invece essere sufficiente rinunciare alla registrazione soltanto per alcuni prodotti o servizi superflui.

Come accorgersi che qualcun altro sta registrando un marchio simile al nostro

Prima della registrazione, i marchi vengono pubblicati sul bollettino. A partire da questo momento, il titolare di un marchio anteriore può venire a conoscenza del tentativo di registrazione e conseguentemente depositare l’opposizione.

Ovviamente, è impensabile che un imprenditore possa consultare ogni bollettino marchi alla ricerca di potenziali conflitti. Per questo motivo, i professionisti che si occupano di proprietà intellettuale offrono generalmente ai propri clienti dei servizi di sorveglianza per la tutela del marchio. Questi servizi utilizzano dei software per scansionare i bollettini in cerca di domande di registrazione in potenziale conflitto. Una volta trovate, le segnalano al professionista, il quale potrà fare le sue valutazioni sulla possibilità di promuovere un’opposizione e riferirle al cliente.

E se il termine per l’opposizione è scaduto, non si può fare più niente?

Anche se il termine per l’opposizione è scaduto ed il marchio viene registrato, sarà sempre possibile impugnarlo davanti ad un giudice ordinario e chiederne l’annullamento. Per questa ragione, è importante verificare che un marchio sia valido prima di procedere al suo deposito. Infatti, neppure la registrazione mette il titolare al riparo da una causa per l’annullamento.

Nonostante non vi siano termini per chiedere l’annullamento di un marchio, è comunque consigliabile cercare di intercettare possibili violazioni in sede di opposizione. Infatti, questo procedimento ha costi e tempi generalmente inferiori rispetto alla giustizia ordinaria.

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