Come tutelarsi dall’utilizzo di nomi a dominio simili al nostro che generano confusione per il pubblico?

Il titolare di un nome a dominio può vietare ad altri l’adozione di un nome a dominio simile al proprio qualora tale adozione possa dare luogo ad un pericolo di confusione per il pubblico e/o di associazione tra i due segni. Per procedere al giudizio sulla confondibilità devono applicarsi gli stessi principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di marchi[1].

Il codice della proprietà industriale non tutela soltanto il marchio, bensì anche gli altri segni distintivi dell’impresa, quali la ditta, la denominazione o ragione sociale, l’insegna ed il nome a dominio[2]. L’art. 12, comma 1, lett. b) c.p.i. vieta l’adozione come marchio di un segno uguale o simile all’altrui ditta, denominazione o ragione sociale, insegna o nome a dominio, qualora tale adozione possa dare luogo ad un pericolo di confusione per il pubblico. A sua volta, l’art. 22, comma 1 c.p.i. vieta l’adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna, nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo, di un segno uguale o simile all’altrui marchio, quando ciò possa determinare un rischio di confusione per il pubblico.

Attraverso le disposizioni sopra richiamate il legislatore ha codificato il principio dell’unità dei segni distintivi, in forza del quale dall’acquisto dei diritti su un segno distintivo di un determinato tipo (marchio, ditta o insegna, nome a dominio) deriva il diritto di impedire a terzi l’adozione di un segno uguale o simile, anche in una tipologia diversa, quando ciò possa comportare un rischio di confusione per il pubblico[3].

Per procedere al giudizio di confondibilità fra nomi a dominio od altri segni distintivi, devono applicarsi gli stessi criteri utilizzati dalla giurisprudenza nel giudizio di confondibilità fra marchi. Così come vengono considerati “forti” i marchi dotati di elevata capacità distintiva, e “deboli” i marchi che presentano elementi descrittivi del prodotto o del servizio, delle sue qualità e delle sue funzioni, lo stesso deve dirsi anche per i nomi a dominio. Così come per i marchi forti, i nomi a dominio dotati di elevata capacità distintiva ed individualizzante ricevono una tutela più intensa rispetto ai nomi a dominio deboli, in quanto godono di protezione anche nei confronti di variazioni che ne lascino inalterato il nucleo ideologico. I nomi a dominio deboli ricevono invece una tutela più attenuata. E’ illegittima infatti soltanto la loro riproduzione integrale o comunque la loro imitazione in modo molto prossimo, mentre lievi varianti vengono ritenute sufficienti ad escludere l’effetto confusorio.

Con sentenza del 21 febbraio 2017, il Tribunale di Roma ha respinto la domanda di accertamento della contraffazione dei nomi a dominio scuolacomics.it e scuolacomics.com da parte del nome a dominio scuolacomicsroma.com. I Giudici del merito hanno ritenuto i nomi a dominio dell’attrice “deboli”, in quanto composti di due parole, “scuola” e “comics”, aventi un preciso riferimento all’attività di scuola di fumettistica svolta dall’attrice. L’aggiunta della variazione “roma” nel nome a dominio della convenuta è stata perciò ritenuta sufficiente ad escludere l’effetto confusorio, considerando peraltro che l’attrice si presenta al pubblico come “Scuola Internazionale di Comics”. Il Tribunale ha infine precisato che, per ottenere una più intensa tutela del proprio nome a dominio, l’attrice avrebbe dovuto dimostrarne un carattere distintivo acquisito mediante l’uso intenso, la diffusione e gli investimenti pubblicitari (c.d. fenomeno del secondary meaning). Solo in questo modo un nome a dominio descrittivo può diventare un segno distintivo “forte”. Tale caratteristica non soltanto non è stata dimostrata dall’attrice, ma viene altresì esclusa dal fatto che questa si presenti al pubblico come “Scuola internazionale di comics” e non invece come “Scuola Comics”.

[1] Trib. Roma, 21 febbraio 2017.

[2] Art. 2, comma 4 c.p.i.

[3] Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405.

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