Marchio registrato vs marchio di fatto

Un marchio registrato ci permette di esercitare diritti di esclusiva su una parola o un segno. Tuttavia, anche il semplice uso di un marchio non registrato conferisce al suo utilizzatore alcuni diritti. In questo articolo parlerò delle differenze fra marchio registrato e marchio di fatto e spiegherò quando è importante registrare e quando invece possiamo farne a meno.

La funzione del marchio d’impresa

Funzione principale del marchio è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa rispetto a quelli delle altre. In pratica, con il marchio un imprenditore comunica ai suoi clienti o potenziali clienti: “Ehi! questo prodotto proviene dalla mia azienda!“. La funzione principale del marchio è dunque quella di indicazione di origine. La tutela del marchio non si rivolge solo all’imprenditore che lo usa ma soprattutto al pubblico dei potenziali acquirenti.

La tutela del marchio registrato

Un marchio registrato consente di impedire a chiunque di usare un segno identico o simile per distinguere prodotti o servizi identici o affini. In questo modo, un imprenditore può lavorare per accrescere il valore e la reputazione del suo brand, senza temere che un concorrente possa approfittarsene. É infatti vietato qualsiasi uso di un nome o di un segno uguale o simile ad un marchio registrato, che possa indurre in confusione il pubblico circa l’origine di un prodotto o servizio.

La tutela del marchio non registrato

Per ottenere la tutela del marchio, la registrazione non è sempre indispensabile. Il semplice uso di un segno distintivo per i propri prodotti o servizi comporta l’esistenza di un marchio d’impresa e la nascita di alcuni diritti.

Ma quali sono i diritti derivanti dal marchio di fatto?

L’art. 2598 c.c. stabilisce che: “compie atti di concorrenza sleale chiunque: usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri (…)“. Indipendentemente dalla registrazione del marchio, un imprenditore può vietare ad altri l’uso dei suoi segni distintivi, quando tale uso rischia di confondere il pubblico sull’origine dei prodotti o servizi.

L’art. 2571 c.c. stabilisce che: “chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso“. In pratica, chi ha già usato un marchio in precedenza, potrà continuare ad usarlo anche dopo la registrazione da parte di qualcun altro.

Infine, l’art. 12 c.p.i. consente al titolare di un marchio di fatto, quando questo abbia acquisito notorietà non puramente locale, di opporsi alla registrazione di un marchio uguale o simile, idoneo a creare confusione per il pubblico.

Leggendo queste norme, verrebbe da chiedersi: che senso ha registrare un marchio quando il semplice uso fornisce gli stessi diritti?

La debolezza del marchio di fatto

Per poter godere dei suddetti diritti, il titolare di un marchio di fatto ha l’onere di dimostrare l’uso del marchio e la notorietà acquisita.

Per dimostrare l’uso non è sufficiente dimostrare di aver usato sporadicamente il marchio. Deve trattarsi di un uso consistente e prolungato, idoneo a radicare il marchio nella memoria del pubblico.

Ancora più complicata è la dimostrazione della notorietà. Non è infatti sufficiente dimostrare la mera conoscenza del marchio da parte del pubblico ma è necessario qualcosa in più. Si parla a tal fine di “notorietà qualificata” del marchio, che si trova a metà strada fra la mera conoscenza e la rinomanza del marchio (attribuibile a marchi come Coca Cola, Apple, Levis, MC Donald, Ferrari etc.).

L’onere della prova nel marchio di fatto

A differenza di quanto avviene per il titolare di un marchio registrato, chi voglia proteggere un marchio di fatto ha l’onere di provare uso e notorietà del marchio. Si tratta di un onere non semplice da assolvere. Per adempiere è necessario dimostrare l’uso del marchio mediante fatture, depliant, brochure, cataloghi, investimenti pubblicitari, indagini demoscopiche etc. Le prove testimoniali possono essere utilizzate a supporto, ma difficilmente potranno essere sufficienti (Cass. n. 18725/18).

La notorietà puramente locale ed i limiti del preuso

Affinché ci si possa opporre alla registrazione di un marchio altrui, è necessario dimostrare una notorietà non puramente locale del marchio di fatto. Aver raggiunto una certa notorietà in una città, provincia o regione, non è infatti sufficiente ad impedire la registrazione di un marchio nazionale simile al nostro.

A tal fine, il semplice uso di un marchio su internet non può di per sé ritenersi sufficiente a dimostrare di aver ottenuto notorietà a livello nazionale (Trib. Milano, 19 Marzo 2012, in GADI 2012, 788 ss.).

Chi non riesca a dimostrare una notorietà non puramente locale del proprio marchio potrà continuare ad usarlo solo nei limiti del preuso ma non potrà espandersi. Ad esempio: non potrà aprire altri negozi con lo stesso marchio, non potrà spostarsi in altre città, non potrà aprire un e-commerce o farsi pubblicità su Internet. Inutile spiegare che, in una economia come quella odierna, limitarsi ad un ambito puramente locale è estremamente riduttivo per un’impresa.

I vantaggi del marchio registrato

Chiarito quanto sopra, dovrebbero essere già chiari gli enormi vantaggi forniti dalla registrazione del marchio.

La tutela del marchio di fatto è sufficiente per chiunque voglia aprire un negozio o limitarsi ad un mercato puramente locale. Ci rendiamo conto che, in un mercato globalizzato e che sempre più spesso fa uso di Internet sia per le vendite che per la pubblicità, queste situazioni sono sempre più rare.

Per poter avere successo nel mercato odierno, è indispensabile distinguersi dalla concorrenza e creare un brand che sia sinonimo di qualità, con cui essere riconosciuti dal pubblico. Mentre in passato soltanto le grandi imprese potevano permettersi di fare pubblicità, nel mondo di Internet e dei Social Media, il digital marketing è accessibile a tutti e quasi indispensabile. La registrazione del marchio consente dunque di mettere al sicuro gli sforzi e gli investimenti fatti per creare il proprio brand.

É estremamente rischioso investire su un segno distintivo senza prima assicurarsi dei diritti di esclusiva o addirittura senza essere certi di poterlo legittimamente usare senza violare diritti altrui. Il lavoro di anni fatto per creare un brand e farlo conoscere al publico rischierebbe di cadere da un momento all’altro come un castello di carta. Un concorrente potrebbe registrare un marchio uguale o simile prima che il nostro abbia raggiunto una notorietà sufficiente. In questo caso saremmo costretti ad abbandonarlo o limitarci all’uso locale. Ancora peggio, potremmo renderci conto solo dopo anni che il nostro marchio viola diritti di proprietà intellettuale altrui.

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Il marchio come valore aggiunto dell’impresa

Registrare un marchio rappresenta un costo iniziale ma consente di valorizzare gli investimenti fatti e da fare per creare la propria brand reputation. Più un’impresa riesce a farsi conoscere per la qualità dei propri prodotti o servizi e più il marchio acquisterà valore, fino a superare di gran lunga l’investimento iniziale fatto per registrarlo. Si pensi che il marchio Amazon è stato valutato nel 2019 per 187,9 miliardi di dollari. Il valore del marchio potrà quindi essere iscritto a bilancio come immobilizzazione immateriale ed avere un impatto decisivo in caso di vendita dell’azienda. Ancora, il marchio potrà essere concesso in licenza diventando fonte di reddito per il suo titolare.

Per queste ragioni è importante valutare la registrazione del proprio marchio sin dalla fase di start-up. Non solo, è importante valutare con estrema attenzione gli aspetti legali, oltre a quelli legati al marketing, sin dal momento della scelta del proprio marchio. Infatti, non tutti i marchi possono essere protetti. É dunque fondamentale valutare con l’aiuto di un professionista il carattere distintivo del proprio marchio, le modalità con cui registrarlo, i prodotti e servizi indicati e l’ambito territoriale. Possiamo infatti scegliere fra un marchio nazionale, un marchio comunitario oppure un marchio internazionale. Possiamo registrare un marchio figurativo o un marchio denominativo, oppure un marchio non tradizionale. É inoltre importante effettuare una ricerca di anteriorità per verificare che non esistano altrui diritti di proprietà industriale che possano invalidare la registrazione del nostro marchio.

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