Marchio figurativo o marchio denominativo? Come scegliere cosa registrare
Tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente possono costituire un marchio registrato. In particolare: le parole, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione, le combinazioni e le tonalità cromatiche (art. 7 c.p.i.).
I due tipi di marchi più comuni sono tuttavia il marchio figurativo, costituito appunto da figure, ed il marchio denominativo, costituito da parole. Molte volte invece ci troviamo davanti a marchi misti, ovvero marchi figurativi contenenti elementi denominativi.
Ma cosa è meglio registrare? Qual è il marchio che ci dà la maggiore protezione?
Non esiste un’unica risposta a questa domanda e la scelta deve essere fatta valutando caso per caso, possibilmente con l’aiuto di un professionista.
Il marchio denominativo
Il marchio denominativo consente di proteggere una o più parole, in qualunque modo o forma esse vengano riprodotte.
Se vogliamo proteggere un nome, il marchio denominativo ci permette di ottenere la massima protezione possibile. Infatti, la registrazione di un nome come marchio denominativo impedirà a chiunque di utilizzare la stessa parola o una parola simile, in qualunque forma, stile, colore etc., per distinguere prodotti o servizi identici o affini ai nostri.
La registrazione di un marchio denominativo può avere però anche degli aspetti negativi. Infatti, essa non ci consente di proteggere gli elementi figurativi o stilistici con cui presentiamo il nostro marchio.
Prendiamo ad esempio il brand Coca Cola. La parola Coca Cola viene presentata al pubblico con colori ben precisi (bianco su sfondo rosso) ed una stilizzazione inconfondibile. Se Coca Cola fosse registrato soltanto come marchio denominativo, ciò non impedirebbe ad un concorrente di usare una parola completamente diversa (es. Pepsi), riproducendo i colori e lo stile inconfondibili di Coca Cola.
Aggiungere elementi figurativi per guadagnare carattere distintivo
La registrazione di un marchio denominativo ha anche un secondo aspetto negativo da considerare. A meno che la parola da registrare non sia un nome di fantasia o completamente slegata dal tipo di prodotto, è più facile incorrere in un rigetto per mancanza di carattere distintivo.
Affinché un marchio possa essere registrato, esso non deve essere né generico, né descrittivo. Un marchio è generico quando coincide con il nome del genere di prodotto o servizio su cui è apposto. Ad esempio, è generico il marchio “succo di frutta” per descrivere una linea di succhi di frutta. È descrittivo il marchio che descrive o è idoneo a descrivere le caratteristiche di un prodotto. Ad esempio, è descrittivo il marchio “fast” per un’auto. Quando una parola rischia di essere generica o descrittiva in relazione ad un prodotto, aggiungere un elemento figurativo può essere utile ad aumentarne il carattere distintivo.
Ad esempio, se volessi registrare il nome “Verde Acqua” come marchio denominativo per una linea di abbigliamento, potrei andare incontro ad un rigetto. Infatti, un colore può essere percepito come una caratteristica di un capo di abbigliamento e quindi essere descrittivo. Aggiungendo alla parola una stilizzazione molto particolare ed un disegno di fantasia, potrei invece accrescere il carattere distintivo del marchio ed avere maggiori chances di ottenerne la registrazione.
Il marchio figurativo
Il marchio figurativo è l’unica possibilità nel caso in cui si intenda proteggere un disegno od un logo. La registrazione di questo marchio ci proteggerà contro chiunque utilizzi disegni o loghi simili, anche se associati a parole, per distinguere prodotti o servizi identici o affini ai nostri.
Anche nella scelta di un marchio figurativo bisogna fare attenzione alla presenza del carattere distintivo. Se ad esempio volessi registrare una figura come marchio per una linea di occhiali, non potrei scegliere il disegno di un paio di occhiali. O meglio, potrei farlo solo attribuendogli delle caratteristiche che li distinguano dalla generalità degli occhiali.
Quando si sceglie un marchio da registrare, non bisogna mai perdere di vista il suo fine principale: comunicare al pubblico che un prodotto proviene da una determinata impresa. Se il marchio consistesse in un semplice paio di occhiali, il pubblico non sarebbe in grado di distinguere i prodotti di quella impresa da quelli di qualsiasi altro produttore di occhiali.
Il marchio figurativo contenente elementi denominativi
La scelta fra marchio denominativo e marchio figurativo diventa più difficile quando il nostro brand consiste in una parola rappresentata in un modo particolare. Ad esempio: un nome scritto con un font particolare, con lettere stilizzate o colori ben precisi, come nel caso di Coca Cola. Lo stesso vale per una parola accompagnata da un logo. In questi casi è possibile registrare un marchio figurativo contenente elementi denominativi, detto anche marchio misto.
L’ambito di protezione del marchio misto
Nel marchio misto, ad essere protetta è una particolare rappresentazione della parola.
Ma questo che cosa significa? Che chiunque potrà usare la stessa parola a condizione che venga rappresentata in modo differente? Se il marchio Coca Cola fosse stato registrato solo come marchio misto, chiunque avrebbe potuto usare la parola Coca Cola con un diverso font e diversi colori?
Non esattamente.
Il marchio misto tutela allo stesso tempo la parola e la sua rappresentazione, oppure la parola in combinazione con un logo. Tuttavia, la protezione del marchio ha forza e ampiezza minori rispetto alla protezione dei rispettivi marchi figurativi e marchi denominativi.
Per comprendere come funziona l’ambito di protezione di un marchio, possiamo immaginarci un nucleo intoccabile, consistente nella tutela contro marchi identici, ed una zona sfumata che lo circonda. Questa zona rappresenta la protezione verso i marchi simili. Più un marchio è forte, più sarà difficile avvicinarsi ad esso senza commettere contraffazione.
Un marchio denominativo ha la capacità di proteggere una parola in modo più ampio rispetto ad un marchio misto. Semplici modifiche della parola non saranno sufficienti ad evitare la contraffazione. Allo stesso modo, un marchio figurativo proteggerà in modo più ampio un determinato logo o disegno. Il marchio misto proteggerà allo stesso tempo sia la parola che la sua rappresentazione grafica, ma con intensità minore. Sarà dunque più facile evitare la contraffazione modificando le parole e il disegno. Ciò che rileva è che non si crei confusione per il pubblico circa la provenienza dei prodotti da una determinata impresa.
Conclusioni
La scelta fra marchio figurativo, marchio denominativo o marchio misto deve essere presa caso per caso, con l’assistenza di un professionista che ci aiuti a valutare l’ambito di protezione di cui abbiamo bisogno.
Ovviamente, le società che hanno a disposizione un budget maggiore per la tutela della proprietà intellettuale registrano lo stesso marchio in varie forme. La tutela maggiore viene infatti ottenuta mediante la registrazione di uno stesso marchio sia come denominativo, sia come marchio figurativo, sia in tutte le varie forme con cui viene usato.
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