Licenza brevetto: il contratto

Il titolare del brevetto è l’unico soggetto che può sfruttare l’invenzione brevettata. Egli ha però la facoltà di concederlo in licenza, ovvero autorizzare altri soggetti (licenziatari) ad utilizzarlo nella misura e nelle forme che ritiene più opportune. A differenza della cessione, con la licenza non viene trasferita la titolarità del brevetto, ma viene semplicemente autorizzato lo sfruttamento economico dell’invenzione.

Tecniche di redazione della licenza di brevetto

La licenza brevetto è un contratto estremamente complicato, che necessita di una lunga ed accurata fase di negoziazione fra le parti. Le trattative dovranno poi tradursi in un testo contrattuale che rispecchi le esigenze del caso concreto. Nella contrattazione è ovviamente importante per ciascuna delle parti “strappare” delle condizioni favorevoli, tuttavia il contratto deve sempre rimanere ben bilanciato. La licenza di brevetto è un contratto win-win, nel quale è importante che ciascuna delle parti possa trarne un vantaggio.

Il guadagno di entrambi i contraenti dipende generalmente dal successo dell’invenzione. Un contratto che preveda per il licenziatario delle condizioni troppo onerose non gioverà neppure al licenziante, il cui corrispettivo è generalmente rappresentato da delle royalties ed è calcolato in percentuale sullo sfruttamento dell’invenzione da parte del licenziatario. Se quest’ultimo non riesce a sostenere gli eccessivi oneri derivanti dal contratto di licenza e fallisce oppure se manca del giusto incentivo economico a sfruttare l’invenzione anche il licenziante ne subirà un danno.

I diritti trasferiti

Mediante la licenza di brevetto, il titolare può decidere quali diritti di sfruttamento dell’invenzione concedere al licenziatario, a quali condizioni e con quali limiti. Può essere autorizzato il diritto di produrre l’invenzione, di usarla, di venderla etc.

Licenza brevetto in esclusiva e senza esclusiva

La licenza può essere concessa in esclusiva o senza esclusiva. Nel primo caso, il licenziante si priva della possibilità di concedere l’invenzione in licenza anche ad altri soggetti e, a meno che non sia previsto diversamente dal contratto, anche di utilizzarla per sé. L’esclusiva può essere limitata ad un territorio specifico e, in questo caso, il licenziante sarà libero di dare l’invenzione in licenza ad altri soggetti per diversi territori.

Nell’ipotesi di licenza brevetto esclusiva, è importante che il licenziante si tuteli contro il rischio che il licenziatario mantenga l’invenzione inutilizzata. Infatti, se il corrispettivo è rappresentato da royalties calcolate in percentuale sul profitto ottenuto dal licenziatario con l’invenzione o sulle vendite del prodotto brevettato, il licenziante non otterrà alcunché in caso di mancato utilizzo dell’invenzione da parte del licenziatario. Inoltre, stante l’esclusiva, il licenziante perderà anche la possibilità di concedere l’invenzione in licenza ad altri soggetti. Ciò può essere impedito in vari modi, ad esempio inserendo delle royalties fisse minime, che garantiscano sempre e comunque una rendita al licenziante, oppure mediante delle clausole risolutive espresse, che consentano di recuperare i diritti sul brevetto od eliminino l’esclusiva.

La sub-licenza

Il contratto può prevedere la possibilità per il licenziatario di concedere il brevetto in sub-licenza. In tal caso è necessario negoziare le condizioni e la remunerazione spettante al licenziante. La possibilità di sub-licenza viene in genere prevista solo nelle licenze in esclusiva. Diversamente, il licenziante creerebbe un concorrente capace di concedere in licenza la medesima invenzione, ed otterrebbe presumibilmente una remunerazione inferiore dalla sub-licenza rispetto alla licenza diretta.

Regolamentare i miglioramenti dell’invenzione

Il contratto di licenza necessita in genere di una regolamentazione relativa ai miglioramenti apportati all’invenzione. Occorre chiedersi: il licenziatario avrà diritto di fruire dei miglioramenti fatti dal licenziante all’invenzione in corso di rapporto? A chi spetteranno invece i miglioramenti e gli sviluppi realizzati dal licenziatario? Questi aspetti sono di vitale importanza in un rapporto di durata e devono essere negoziati e correttamente regolamentati, facendo particolare attenzione a non violare le norme antitrust mediante l’inserimento di grant back clauses, che obbligano il licenziatario a trasferire al licenziante tutti miglioramenti e gli sviluppi effettuati sull’invenzione in corso di rapporto.

Il corrispettivo

Il corrispettivo di una licenza brevetto può essere rappresentato da una somma fissa (lump sum) oppure, come più comunemente accade, in delle royalties, le quali potranno consistere in una percentuale periodica calcolata sulla base del c.d. net sales receipts, oppure in una somma fissa su ogni unità venduta (ad es. 1 euro per ogni unità).

Il vantaggio per il licenziante di una lump sum è quello di avere la certezza del corrispettivo ottenuto mediante la licenza, mentre il vantaggio delle royalties consiste nel poter partecipare al successo dell’invenzione. In quest’ultimo caso è importante per il licenziante inserire delle clausole che permettano di verificare la correttezza del calcolo delle royalties, nonché delle clausole che incentivino il licenziatario a sfruttare adeguatamente l’invenzione.

Limiti di durata e territorio della licenza brevetto

La durata del contratto di licenza può coincidere con la durata del brevetto (in genere 20 anni) oppure essere inferiore.

Il contratto di licenza brevetto può essere limitato ad uno specifico territorio oppure comprendere tutti i Paesi nei quali è stata ottenuta la protezione brevettuale.

Tutela del brevetto

E’ importante per il licenziatario che il licenziante si obblighi a proteggere i diritti di privativa concessi dal brevetto, specialmente quando la licenza viene concessa in esclusiva. Infatti, il vantaggio perseguito dal licenziatario in esclusiva consiste nel monopolio sullo sfruttamento dell’invenzione. Se chiunque venisse lasciato libero di violare i diritti di privativa ed utilizzare l’invenzione, il licenziatario perderebbe ogni interesse a godere della licenza in esclusiva.

Responsabilità e garanzie

E’ importante negoziare la ripartizione delle responsabilità verso terzi in caso di danni causati dall’invenzione.

E’ consigliabile per il licenziante limitarsi a garantire l’esistenza del brevetto e la possibilità di concederlo in licenza. E’ invece quasi impossibile garantire con assoluta certezza che il brevetto sia valido e non violi diritti di terzi. Le ricerche di anteriorità, specialmente in campo brevettuale, non possono mai essere affidabili al 100%. Pertanto, potrà sempre venir fuori in qualche parte del mondo un’invenzione precedente che infici il requisito della novità necessario affinché il brevetto sia valido. Quello che invece il licenziante può garantire è che il brevetto sia valido e non violi diritti di terzi secondo la sua migliore conoscenza.

Clausola risolutiva espressa e clausola compromissoria

Possono essere particolarmente utili in un contratto di licenza di brevetto: una clausola risolutiva espressa ed una clausola compromissoria.

La prima deve autorizzare il licenziante a risolvere il contratto nel caso in cui il licenziatario non mantenga gli obbiettivi di sfruttamento economico prestabiliti, oppure in caso di fallimento di quest’ultimo.

La clausola compromissoria devolve invece ad arbitrato la risoluzione delle controversie fra le parti nascenti dal contratto.

Antitrust

Nella redazione di un contratto di licenza di brevetto occorre fare attenzione a non violare le norme antitrust: l’art. 102 TFUE, che disciplina l’abuso di posizione dominante e, in particolar modo, l’art. 101 TFUE, che disciplina gli accordi anticoncorrenziali. Alcune clausole (ad esempio la clausola di esclusiva con limitazione territoriale assoluta o la c.d. grant-back clause, sopra menzionata) potrebbero generare dei conflitti con le norme a tutela della concorrenza. A tal fine occorre esaminare se le pattuizioni controverse possano ritenersi esentate alla luce del regolamento UE n. 316/2014 (TTBER).

Nota: quanto sopra esposto rappresenta soltanto un breve riassunto degli aspetti da valutare al fine di redigere un contratto di licenza di brevetto. La negoziazione e redazione del contratto necessita dell’assistenza di un professionista esperto nella materia. 

Per richiedere un preventivo per assistenza e/o consulenza relativi ad un contratto di licenza di brevetto o fissare un appuntamento si prega di utilizzare il modulo contatti, scrivere all’indirizzo e-mail massimobacci@legalicappellinicarlesi.it oppure telefonare allo Studio Legale. La richiesta di preventivo è gratuita e nessun costo verrà addebitato al cliente in assenza di un formale conferimento dell’incarico.