Cosa sono le cause Italian Torpedo? Facciamo il punto della situazione

Le c.d. azioni “Italian Torpedo” sono iniziative giudiziarie instaurate in Italia dal presunto contraffattore di un brevetto al fine di avvantaggiarsi della nota lentezza dei nostri Tribunali. Tramite l’instaurazione di un giudizio per l’accertamento negativo dell’avvenuta contraffazione di un brevetto, il contraffattore blocca così le azioni di accertamento positivo che il titolare della privativa voglia instaurare nei suoi confronti dinanzi a Corti più veloci (quali quelle tedesche ad esempio), che saranno indotte a sospendere il procedimento in attesa della pronuncia del giudice italiano.

Prima del 2013, l’orientamento giurisprudenziale nettamente maggioritario riguardo alle c.d. “Italian Torpedo” era nel senso di negare la giurisdizione del giudice italiano, non solo in relazione a privative straniere ma anche alla speculare privativa nazionale di cui fosse titolare un soggetto domiciliato all’estero. La giurisdizione poteva invece riconoscersi nel caso in cui il titolare straniero del brevetto italiano o della porzione nazionale di un brevetto europeo avesse eletto domicilio in Italia all’atto di richiesta del brevetto, seppure limitatamente alla privativa nazionale.

Il criterio di giurisdizione sulla cui base le Italian Torpedo vengono generalmente instaurate è quello del forum commissi delicti, ovvero del luogo in cui la contraffazione è stata commessa o, come in questo caso, il luogo in cui si chiede venga accertato che nessuna violazione è stata commessa.

La giurisprudenza interpretava restrittivamente la nozione di “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” prevista dall’art. 5.3 della Convenzione di Bruxelles, facendovi rientrare solo le domande dirette all’accertamento di un danno concreto ed effettivo, ed escludendo invece quelle aventi ad oggetto un danno semplicemente potenziale o temuto^[1]. Una domanda di accertamento negativo presupponeva l’inesistenza di un danno concreto e pertanto, secondo l’orientamento prevalente, non poteva essere instaurata sulla base del forum commissi delicti.

Con sentenza n. 19550 del 19 dicembre 2003, anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si erano pronunciate in questo senso in materia di Italian Torpedo: “[c]on riguardo alla domanda, proposta nei confronti di società con sede all’estero, diretta ad accertare che una certa condotta di mercato, (nella specie, l’attività di produzione e messa in commercio di determinati beni), svolta in Italia, non costituisca violazione dei diritti di esclusiva fondati su altrui brevetto europeo per invenzione né concorrenza sleale, deve negarsi, nella disciplina della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con la l. 804/71), la giurisdizione del giudice italiano, non potendo tale giurisdizione essere riconosciuta in base all’art. 5, comma 1, n. 3, di detta convenzione, giacché il presupposto della giurisdizione del giudice del luogo del danno è un evento dannoso che si pretende certo (e, come tale, antecedente la domanda), mentre la domanda di accertamento negativo della illiceità (ovvero di accertamento positivo della liceità) di una certa condotta non postula affatto un evento dannoso già verificatosi e non è quindi funzionale all’accertamento di un danno; del resto, consentire di adire il giudice del luogo nel quale il danno non si sarebbe, per stessa affermazione dell’attore, verificato, significherebbe impedire alla controparte di far valere, in base al danno che invece essa affermasse positivamente, il suo diritto ad agire innanzi al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto”.

L’art. 5.3 della Convenzione di Bruxelles è stato però modificato dal Regolamento CE n. 44/2001, applicabile nei rapporti fra gli Stati Membri dell’Unione Europea. Il legislatore comunitario ha precisato che la nozione di forum commissi delicti comprende non solo il luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto ma anche quello in cui esso “può avvenire”. La stessa dicitura è stata riportata dall’art. 7 del Regolamento UE n. 1215/2012, che ha sostituito il precedente.

Tenendo conto di questa modifica, la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata nell’ottobre del 2012 nel caso Folien Fisher, ritenendo utilizzabile il criterio del forum commissi delicti di cui all’art. 5 Reg. CE 44/2001 anche ad accertamenti negativi: “[l]’art. 5, punto 3, regolamento Ce n. 44 del 2001 deve essere interpretato nel senso che un’azione di accertamento negativo volta a far dichiarare l’assenza di responsabilità da illecito civile doloso o colposo (nella specie si trattava di responsabilità da violazione del diritto della concorrenza) ricade nella sfera di applicazione di tale disposizione”^[2].

Nel tentativo di uniformarsi alla giurisprudenza comunitaria, le Sezioni Unite sono tornate ad affrontare il problema con la sentenza n. 14508 del 10 giugno 2013, ribaltando completamente la pronuncia del 2003 e riconoscendo sulla base del forum commissi delicti la giurisdizione del giudice italiano in una domanda di accertamento negativo di contraffazione di brevetto tedesco, non solo con riguardo alla porzione italiana di detto brevetto, ma anche alla porzione tedesca.

Ha affermato la Suprema Corte che: “Sussiste la giurisdizione italiana relativamente alla domanda di accertamento negativo di contraffazione di prodotti industriali coperti da brevetto europeo proposta da una società estera (nella specie tedesca) nei confronti di società straniere (titolari delle frazioni italiane e tedesche del medesimo brevetto) prive di sedi, anche secondarie, in Italia, poiché una tale controversia rientra nella sfera di applicazione dell’art. 5 n. 3 del Regolamento CE 44/2001”.

Detta sentenza ha destato non poche perplessità. Infatti, se la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che per “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” deve intendersi sia quello in cui si è verificata l’azione (o l’omissione), sia quello in cui il danno si è manifestato, essa ha anche precisato, con riguardo alla violazione dei diritti di proprietà industriale, che tale luogo non può che identificarsi con lo Stato membro in cui il diritto di privativa è tutelato, stante la loro natura territoriale[3].

Applicando questo criterio, se risulta corretta la decisione delle Sezioni Unite di riconoscere la giurisdizione del giudice italiano sull’accertamento della non contraffazione della porzione italiana del brevetto, non risulta invece chiaro come possa giustificarsi la giurisdizione del giudice italiano rispetto alla porzione tedesca del medesimo brevetto, tenuto conto che l’Italia non può considerarsi né luogo del danno derivante dalla sua violazione, né tantomeno luogo dell’evento[4].

Le suddette perplessità sono state accolte anche dai giudici di merito, che non sempre si sono conformati alla suddetta pronuncia delle Sezioni Unite. In particolare, il Tribunale di Milano ha sostenuto che: “In un’azione di accertamento negativo della contraffazione di un brevetto europeo la competenza del Giudice italiano ai sensi dell’articolo 5.3 Reg. 44/2001/CE, vale limitatamente alla contraffazione della porzione italiana del brevetto, in quanto non è configurabile un danno attuale o potenziale verificatosi in Italia derivante dall’asserita contraffazione delle porzioni estere dello stesso brevetto”[5], ed ancora: “La richiesta di accertare che una certa condotta non costituisce contraffazione di una privativa implica, comunque, l’efficacia di detta privativa, che ha un perimetro territorialmente limitato allo spazio di vigenza dell’ordinamento giuridico cui fa riferimento; al di fuori di quel perimetro di efficacia, non si potrebbe parlare né di un fatto di contraffazione né di un fatto di non contraffazione di quella privativa, e, quindi non si potrebbe neppure prospettare un “evento dannoso”, né attuale né potenziale, capace di costituire il criterio di collegamento onde incardinare la giurisdizione del giudice di un territorio diverso”[6].

Non bisogna infine dimenticare che, quando sorge una questione di validità o registrazione del brevetto, sollevata nel giudizio in via principale o incidentale, deve applicarsi l’art 24 Reg. UE 1215/12 (già art. 22 n. 4 Reg. CE 44/2001) e quindi vi è la giurisdizione esclusiva dello Stato Membro in cui è stata fatta la registrazione.  Così si è pronunciato al riguardo il tribunale di Genova: “[l]a competenza del giudice italiano sussisterebbe nei casi di azioni negative di dichiarazioni volte a stabilire l’assenza di responsabilità di illecito, ma solo quando il presunto illecito non considera le questioni relative alla validità dei brevetti e quando questo non è contestata dalle parti.

Nel caso in esame, quindi, secondo la prospettazione della stessa parte attrice, essendo stata sollevata di eccezione di nullità di un brevetto registrato in Germania, in ordine alla quale il predetto art. 22, comma 4, Regolamento (CE) n. 44/2001, dispone inderogabilmente la giurisdizione del giudice nazionale del brevetto, viene dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice italiano per le domande relative alla porzione tedesca del brevetto”[7].

[1] Vanzetti, Sironi, Codice della proprietà industriale, Ed. 2013, pp. 1182-1183.

[2] Folien Fischer v. Ritrama, C-133/11, 25 ottobre 2012.

[3] Wintersteiger v. Products 4U, C -523/10, 19 aprile 2012.

[4] GADI, 2013, 1, 60.

[5] Trib. Milano, 27 gennaio 2014.

[6] Trib. Milano, 14 dicembre 2016.

[7] Trib. Genova, 3 aprile 2014; si veda anche Trib. Bologna, 23 giugno 2014.

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