Qual è la differenza fra invenzioni e scoperte non brevettabili?

A differenza dell’invenzione, una mera scoperta non è brevettabile. In base alla sentenza che mi accingo a commentare, è una mera scoperta il trovato consistente nell’eliminazione di una fase di un procedimento già da altri brevettato.

Il giudizio di primo grado

Nel 2005, la società Mars Inc., titolare di un brevetto europeo esteso all’Italia, conveniva la Riseria Monferrato S.p.a. dinanzi al Tribunale di Torino. La Mars sosteneva che il procedimento utilizzato dalla Riseria Monferrato per ottenere il riso a cottura breve interferiva con l’ambito di protezione di un suo brevetto. Conseguentemente, parte attrice chiedeva l’inibitoria, la fissazione di penali dissuasive ed il risarcimento dei danni.

La Riseria Monferrato S.p.a. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti. In via riconvenzionale, chiedeva l’accertamento della nullità del brevetto dell’attrice, per carenza dei presupposti di novità e attività inventiva.

Il Tribunale di Torino rigettava la domanda della Mars Inc. e dichiarava la nullità del suo brevetto. Secondo il Tribunale, lo stesso aveva ad oggetto non un’invenzione, bensì una mera scoperta.

La differenza fra invenzioni e scoperte

L’art. 45 c.p.i. esclude la configurabilità come invenzioni delle mere scoperte, non ammettendone conseguentemente la brevettabilità. La mera scoperta si differenzia dall’invenzione in quanto non trova applicazione concreta come soluzione di un problema tecnico.

Il giudizio di Appello

La Corte d’Appello di Torino confermava la sentenza del Giudice di primo grado.  La Corte definiva la scoperta come l’enunciazione di una regola di conoscenza dei fenomeni naturali. L’invenzione invece, pur presupponendo necessariamente una scoperta, la accompagna con l’enunciazione di una regola di produzione, ossia con il suggerimento di specifiche condotte, al fine di ottenere un risultato pratico[1].

Nel caso di specie, il brevetto della Mars si distingueva da un’anteriorità inglese per il fatto di non prevedere nel procedimento per la realizzazione di riso a cottura breve l’attività di leggero schiacciamento del chicco, che nel brevetto anteriore veniva invece ritenuta necessaria.

La Corte d’Appello ha pertanto confermato la nullità del brevetto della Mars per carenza dei requisiti della novità nei confronti del brevetto inglese e del carattere inventivo della nuova rivendicazione. Secondo la Corte, l’inutilità dello schiacciamento del chicco di riso doveva ritenersi una mera scoperta. Essa non era stata accompagnata da alcuna applicazione pratica, se non quella ovvia, banale e tautologica per la quale può omettersi quanto si è scoperto essere non necessario[2].

[1] Corte App. Torino, sent. del 19/11/2008.

[2] Trevisan – Cuonzo, Proprietà industriale, intellettuale e IT, 2017, Wolters Kluwer, pp. 294-295.

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