Come brevettare un’idea inventiva

Quando si ha un’idea inventiva e si intende sfruttarla per ottenerne un ritorno economico, è importante ottenere un brevetto prima di immetterla sul mercato o semplicemente di divulgarla. Il brevetto ci consente di ottenere il monopolio sulla nostra invenzione per 20 anni. Ciò significa che, limitatamente al territorio su cui si è ottenuto il brevetto, potremo impedire a qualsiasi soggetto di sfruttare la nostra invenzione senza il nostro permesso.

Il brevetto non è altro che un patto con la società. L’inventore contribuisce al progresso consegnando la sua invenzione al pubblico. La società lo ricambia garantendogli la possibilità, per 20 anni, di essere l’unico a poter sfruttare la sua invenzione. Se ciò non fosse, nessun inventore sarebbe incentivato a divulgare quanto scoperto e la collettività intera ne risentirebbe.

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Per un approfondimento sulle ragioni per cui proteggiamo la proprietà intellettuale si veda l’articolo “Perché proteggiamo la proprietà intellettuale?“.

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I requisiti dell’invenzione

Per brevettare un’idea è necessario che quest’ultima si traduca in un’invenzione. L’invenzione è stata definita come “soluzione originale di un problema tecnico“[1].

Le invenzioni possono essere di prodotto o di procedimento (si veda “Tipi di invenzioni brevettabili: le diverse categorie“). Nel primo caso, il problema tecnico viene risolto mediante un prodotto (una macchina, un utensile, etc.) Nel secondo caso, la protezione ha ad oggetto il procedimento con cui si realizza un prodotto o si risolve un problema tecnico (ad esempio un processo di fabbricazione industriale).

I requisiti necessari affinché un’invenzione possa essere brevettata sono (art. 45 c.p.i.):

• novità (quando l’invenzione non esiste ancora nello stato della tecnica);
• altezza inventiva (quando la soluzione non è evidente per una persona esperta nel ramo);
• applicazione industriale (se l’invenzione può essere fabbricata ed applicata in concreto);
• liceità (quando non è contraria ad ordine pubblico e buon costume).

L’art. 45 c.p.i. contiene inoltre un elenco di ciò che non viene considerato invenzione e non può essere brevettato. Ad esempio: le scoperte (si veda “Invenzioni e scoperte, la differenza sta in un chicco di riso“), le teorie scientifiche e matematiche etc. Il software invece è brevettabile solo se ha un effetto tecnico ulteriore rispetto alla normale integrazione fisica fra il programma (software) ed il computer (hardware) sul quale è eseguito. Per approfondire si veda “Proprietà intellettuale del software: come proteggerla“.

Il brevetto

La domanda di brevetto deve essere redatta in tutte le sue parti da un professionista esperto nella materia (in genere un ingegnere, un chimico etc.).

Essa deve contenere:

• un riassunto (che definisca sinteticamente l’oggetto dell’invenzione);
• una descrizione (sufficiente a permettere ad una persona esperta nel ramo di realizzare l’invenzione);
• i disegni;
• le rivendicazioni.

Le rivendicazioni (c.d claims) rappresentano la parte essenziale del brevetto. In esse si definisce l’oggetto della protezione. Un banale errore nella loro redazione può compromettere la validità o l’efficacia del brevetto.

Come brevettare un’idea che abbia i requisiti dell’invenzione?

Una volta redatta la domanda di brevetto, occorre depositarla presso gli uffici competenti. La domanda può essere depositata in Camera di Commercio oppure direttamente presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), anche in via telematica.

Alla domanda viene attribuita una data di deposito, a partire dalla quale viene calcolata la durata ventennale del brevetto.

Dopo 18 mesi dalla data di deposito, la domanda viene pubblicata sul Registro dei Brevetti. Sebbene non nasca un vero diritto di esclusiva prima del rilascio del brevetto, la pubblicazione consente già al titolare della domanda di godere della relativa protezione. Se il titolare ha interesse ad anticipare la tutela, può chiedere all’UIBM la pubblicazione anticipata. In questo caso, la pubblicazione avviene entro 90 giorni dal deposito. Se invece il titolare ha interesse a godere della tutela soltanto nei confronti di un determinato soggetto, può notificargli la domanda di brevetto anche prima che questa venga pubblicata.

Prima della pubblicazione, chiunque può attuare l’invenzione, salvo poi interromperla al momento in cui la domanda viene pubblicata. Naturalmente, la tutela concessa dalla pubblicazione della domanda di brevetto decade nel caso in cui questa venga rigettata.

Esame della domanda di brevetto

L’UIBM provvede ad un primo esame degli elementi formali della domanda. In questa fase verifica inoltre la liceità dell’invenzione e la sua unicità (una sola domanda di brevetto non può avere ad oggetto più invenzioni, a meno che non siano espressione di un unico concetto inventivo).

All’esito di questo esame, l’UIBM può anche ritenere che l’invenzione sia palesemente non nuova, non inventiva o priva di applicabilità industriale. In questo caso ne informa con provvedimento motivato il titolare, il quale ha 2 mesi di tempo per fare osservazioni scritte. In mancanza di osservazioni, la domanda si intende rinunciata. Se le osservazioni non sono sufficienti a far cambiare idea all’UIBM, la domanda viene rigettata ed il titolare potrà impugnare la decisione davanti alla Commissione Ricorsi.

Se la domanda non è palesemente priva dei requisiti di brevettabilità, essa viene trasmessa all’European Patent Office (EPO) entro 5 mesi dal deposito. L’EPO effettua una ricerca di anteriorità al fine di valutare la novità dell’invenzione e la sua altezza inventiva, dopodiché consegna all’UIBM, entro 9 mesi dal deposito, un rapporto di ricerca.

Alla luce del rapporto di ricerca, il titolare avrà la possibilità di modificare la propria domanda fino al termine di 18 mesi dalla data di deposito (che, salvo anticipazione, coincide col momento della pubblicazione).

La decisione sul rilascio del brevetto

L’UIBM valuterà se accogliere o meno la domanda di brevetto, tenendo conto del rapporto di ricerca dell’EPO e della documentazione depositata dal titolare.

Prima di decidere, l’UIBM può fare dei rilievi sulla domanda, assegnando al titolare un termine per fare le proprie osservazioni. Se non vi sono osservazioni, la domanda viene respinta.

La domanda può essere respinta anche per ragioni non fatte oggetto di rilievo. Esse vengono comunque comunicate al titolare, il quale ha 2 mesi per far pervenire le sue osservazioni, dopodiché l’UIBM prenderà la sua decisione.

La decisione con cui l’UIBM rigetta la domanda di brevetto può essere impugnata dal titolare davanti alla Commissione Ricorsi entro 60 giorni dalla sua comunicazione.

Lo sfruttamento dell’invenzione e la protezione del brevetto

Brevettare un’idea non è sufficiente ad ottenere dalla stessa un ritorno economico, è necessario sfruttarla correttamente e proteggerla. Ecco che il ruolo dell’Avvocato esperto in materia brevettuale diventa fondamentale.

Nel caso in cui l’inventore non sia in grado di sfruttare l’invenzione da solo, dovrà proporla ad altri soggetti per poterne trarre un guadagno. I diritti su un brevetto possono essere trasferiti mediante un contratto di cessione del brevetto o mediante una licenza di brevetto. Per disporre contrattualmente dei diritti derivanti dal brevetto non è necessario attendere il suo rilascio. Con gli opportuni accorgimenti contrattuali e con l’ausilio di un accordo di riservatezza, è possibile e talvolta persino consigliabile dare inizio alla negoziazione prima di ottenere il brevetto.

La contrattualizzazione è un momento estremamente delicato. Un contratto redatto o accettato senza la supervisione di un professionista rischia di porre nel nulla gli sforzi e gli investimenti fatti per realizzare l’invenzione ed ottenere il brevetto.

Il brevetto deve inoltre essere protetto, se necessario anche in Tribunale. Consentire a terzi di utilizzare la nostra invenzione senza averne dovuto sostenere i costi di ricerca e sviluppo concederebbe loro un enorme vantaggio concorrenziale, ponendo nel nulla gli sforzi fatti.

Per richiedere una consulenza legale in materia brevettuale ed ottenere un preventivo è possibile contattare lo Studio Legale utilizzando il modulo contatti.

 

[1] Vanzetti-Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Settima Ed., Giuffré Editore.

 

Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia.