Licensing: cos’è e a cosa serve

Licensing è il termine inglese utilizzato per definire una tipologia contrattuale: quella dei contratti di licenza. Le licenze consentono di disporre dei diritti di proprietà intellettuale senza trasferirne la titolarità.

Tramite il licensing, si può disporre ad esempio di diritti derivanti da brevetti, marchi, modelli e disegni registrati. Le licenze vengono inoltre utilizzate per autorizzare l’uso di opere protette da copyright o diritto d’autore, quali software, musica, video, fotografie, immagini etc. Infine, si può ricorrere al licensing per disporre del c.d. know-how, ovvero di quelle conoscenze tecniche non brevettate appartenenti ad un’impresa e non accessibili al pubblico.

Le licenze possono anche inserirsi all’interno di contratti più complessi. Ad esempio, nei contratti di franchising e più in generale nei contratti di distribuzione viene sempre concessa la licenza ad usare marchi e know-how.

Cos’è il licensing e come distinguerlo dalla cessione dei diritti

Il termine “licenza” ha origine dal latino “licentia” e significa “permesso”. Infatti, in ambito amministrativo la licenza è il permesso ad esercitare una determinata attività. Ad esempio: la licenza per la vendita di alcolici o la licenza per pubblici spettacoli. Le licenze amministrative non hanno niente a che vedere con il licensing in materia di proprietà intellettuale ma ci aiutano a comprenderne il significato. Vediamolo insieme.

La proprietà intellettuale consente di attribuire ad un soggetto dei diritti esclusivi. Ad esempio, il titolare di marchi o brevetti registrati potrà impedire a chiunque di utilizzarli. Allo stesso modo, l’autore di un’opera protetta da copyright è in origine l’unico soggetto legittimato ad utilizzarla e sfruttarla economicamente. Mediante il licensing, chi dispone di un titolo di proprietà intellettuale può permettere ad altri di esercitare diritti che altrimenti sarebbero riservati solo a lui. In altre parole, chiunque intenda utilizzare un titolo protetto da proprietà intellettuale, dovrà ottenere il permesso del titolare dei diritti esclusivi, acquistando appunto una licenza.

I contratti di licenza si distinguono dai contratti di cessione (es. cessione di brevetto o cessione di marchio), che rappresentano l’altra importante tipologia contrattuale con cui si può disporre di diritti di proprietà intellettuale. Con la cessione, il titolare trasferisce i suoi diritti esclusivi al cessionario. Diversamente, con la licenza ne mantiene la titolarità, limitandosi ad autorizzare l’esercizio di alcuni diritti a lui riservati. Volendo semplificare, si possono paragonare i contratti di cessione a delle vendite ed i contratti di licenza a delle locazioni.

Ambito del licensing: la definizione dei diritti licenziati

Qualunque sia l’oggetto della licenza (marchio, brevetto, copyright etc.), il contratto dovrà definire i diritti che il titolare (licenziante o licensor) intende concedere al licenziatario (o licensee). Infatti, i diritti esclusivi derivanti da un titolo di proprietà intellettuale sono molti e non necessariamente il contratto di licenza dovrà comprenderli tutti (es. diritto a utilizzare, distribuire, riprodurre, modificare etc.).

Ad esempio, in una licenza software destinata agli utenti finali (c.d. EULA – End User License Agreement), il titolare della proprietà intellettuale attribuirà al licenziatario soltanto il diritto ad utilizzare il software ma non a distribuirlo, copiarlo, modificarlo etc. Diversamente, in un contratto di distribuzione software, la licenza dovrà necessariamente comprendere il diritto di distribuzione.

Lo stesso diritto di utilizzazione viene spesso limitato. Ad esempio, una licenza su stock music o stock immages potrebbe consentirne solo l’uso a titolo personale ma non commerciale, oppure essere limitata ad un certo numero di utilizzazioni, condivisioni in rete etc. Pertanto, è importante leggere attentamente le condizioni contrattuali per verificare quali sono i diritti che si acquistano con una licenza.

Nelle licenze di brevetto, il titolare può delimitare ulteriormente l’ambito dei diritti concessi, ad esempio autorizzando l’utilizzo del brevetto soltanto per la realizzazione di determinati prodotti.

Territorio della licenza

I diritti di proprietà intellettuale, soprattutto quelli soggetti a registrazione come brevetti, marchi, disegni e modelli, hanno una caratterizzazione territoriale. Ciò significa che i diritti esclusivi del titolare esistono soltanto nei territori in cui è stata ottenuta la registrazione. Ad esempio, il titolare di un marchio dell’Unione Europea non potrà disporre dei diritti sul marchio in Paesi extra UE se non vi ha esteso la registrazione. La definizione dell’ambito territoriale è quindi un elemento imprescindibile di ogni contratto di licensing.

Il titolare di diritti esistenti in più Paesi, potrebbe voler limitare la licenza soltanto ad alcuni di essi. Ciò avviene normalmente nei contratti di distribuzione in esclusiva. Ipotiziamo che il produttore di un marchio di abbigliamento italiano abbia ottenuto la registrazione in UE, negli USA ed in alcuni Paesi del Sud America. Per poter vendere i suoi prodotti in questi Paesi potrebbe dover ricorrere a distributori diversi: uno per l’Europa, uno per gli Stati Uniti ed uno per il Sud America, assegnando a ciascuno di essi un diritto di esclusiva. In questo caso, le licenze di marchio concluse con i diversi distributori dovranno essere limitate ai territori ad essi assegnati, in modo da non violare i diritti di esclusiva concessi agli altri distributori.

Esclusiva o non esclusiva?

Un’altra clausola determinante nei contratti di licensing è quella dedicata al diritto di esclusiva.

La licenza può essere:

• esclusiva, quando il titolare si impegna a concederla solo al licenziatario e non ad altri soggetti in un determinato territorio;
• non esclusiva, quando il titolare si riserva il diritto di concedere la medesima licenza a più soggetti;
• unica, quando il titolare concede al licenziatario l’esclusiva ma riserva anche a sé stesso la possibilità di esercitare i diritti licenziati.

L’esistenza o meno dell’esclusiva dipenderà dalla volontà delle parti ma anche dalla tipologia di licenza. È evidente infatti che una licenza d’uso destinata al pubblico non potrà contenere una clausola di esclusiva (es. le licenze software). Diversamente, la clausola di esclusiva è più frequente nelle licenze di marchio, nelle licenze di brevetto e nei contratti di distribuzione.

Il corrispettivo

Le licenze possono essere sia a pagamento che gratuite.

Sono esempi di licensing gratuito le licenze Creative Commons e le licenze Open Source, con cui gli autori di opere protette da copyright ne autorizzano gratuitamente alcune forme di utilizzo. 

Molto più spesso, le licenze vengono concesse in cambio del pagamento di un corrispettivo in denaro.

Esistono diverse forme di corrispettivo nei contratti di licenza. Ad esempio, in ambito software è sempre più comune il modello SaaS – Software as a Service, che prevede il pagamento di un abbonamento periodico. In altri casi, a fronte del pagamento di una somma una tantum, la licenza autorizza l’utilizzo di un software o di un’altra proprietà intellettuale senza limiti di durata.

Le royalties

I corrispettivi delle licenze di marchio e di brevetto vengono spesso corrisposti nella forma di royalties, ovvero di percentuali sui ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti licenziati.

In questi casi, è importante determinare nel contratto la base di calcolo delle royalties. Essa può essere rappresentata dai ricavi lordi oppure dai guadagni al netto dei costi. Il licenziante dovrà inoltre garantirsi la possibilità di verificare la correttezza dei dati sulle vendite fornite dal licenziate o da chi per lui.

Quando il corrispettivo è rappresentato da royalties, il licenziante guadagnerà tanto di più quanto maggiore sarà lo sfruttamento della proprietà intellettuale da parte del licenziatario (es. brevetto o marchio). Se invece la privativa industriale resta inutilizzata, il licenziante non riceverà alcun pagamento. Pertanto, il contratto deve prevedere dei sistemi di incentivo all’utilizzo della proprietà intellettuale licenziata (c.d. checks and balances), soprattutto quando è concessa l’esclusiva. Diversamente, il licenziante rischierebbe di veder vanificati gli investimenti fatti per ottenere il diritto di proprietà intellettuale e perderebbe la possibilità di sfruttarlo economicamente.

Lump Sum Payment

Una prima forma di check and balance può essere rappresentata dal pagamento di una Lump Sum. Si tratta di una somma una tantum, corrisposta indipendentemente dallo sfruttamento del titolo licenziato, che si aggiunge alle royalties pagate in costanza di rapporto. In questo modo, il licenziatario sarà incentivato a sfruttare economicamente ciò per cui ha già investito del denaro. Allo stesso tempo, il licenziante avrà la sicurezza di ottenere almeno un minimo ritorno economico.

Non è escluso neppure che il corrispettivo di una licenza possa consistere nel pagamento di una somma determinata di denaro, senza alcuna royalty. In questo caso, il corrispettivo è indipendente dallo sfruttamento economico.

Minimi garantiti

Un’altro bilanciamento molto comune consiste nel prevedere il pagamento periodico di un minimo garantito. Le parti concordano che, indipendentemente dalla percentuale maturata in base allo sfruttamento economico, le royalties non possano scendere al di sotto di una soglia minima garantita.

Supponiamo che una licenza di brevetto preveda una royalty del 30% sul fatturato e fissi un minimo garantito di € 50.000 l’anno. Se nel primo anno il licenziatario X ottiene un fatturato di € 500.000 derivante dallo sfruttamento del brevetto, dovrà corrispondere al licenziate Y una royalty di € 150.000, pari al 30%. Se il secondo anno il fatturato scende ad € 100.000, X dovrà comunque corrispondere ad Y € 50.000, nonostante la percentuale del 30% pattuita come royalty risulti inferiore.

In alcuni casi, il mancato superamento di una soglia minima non garantisce il pagamento di una somma predeterminata ma costituisce una condizione di risoluzione del contratto di licenza. In tal caso, il licenziante avrà la possibilità di risolvere il contratto e recuperare tutti i diritti licenziati.

Dichiarazioni e garanzie

Nel licensing, il licenziante garantisce la validità dei diritti di proprietà intellettuale e dichiara di averne la disponibilità. Ad esempio, chi intende licenziare un’opera protetta da copyright dovrà garantire di esserne l’autore o di averne acquistato i diritti di sfruttamento economico. Dovrà inoltre assicurare al licenziatario che la stessa non violi diritti di terzi. 

Nel garantire la validità di un titolo di proprietà intellettuale, il licenziante deve fare particolare attenzione. Considerato l’elevatissimo numero di brevetti, marchi, opere autorali, disegni e modelli, è impossibile garantire in maniera assoluta la validità di un titolo di proprietà intellettuale. Non bisogna infatti dimenticare che neppure la registrazione garantisce la validità di un marchio o di un brevetto, che potrà sempre essere messa in discussione davanti ad un giudice. Per questa ragione, il licenziante deve cercare di limitare il più possibile l’assolutezza di questa clausola, ad esempio limitandosi a garantire soltanto “quanto di sua conoscenza”. Inoltre, è consigliabile per le parti regolare le conseguenze di eventuali contestazioni insorte contro la validità dei diritti licenziati.

La durata del contratto di licenza

Con la sola eccezione del marchio, la cui registrazione può essere rinnovata infinite volte, i diritti di proprietà intellettuale hanno una durata limitata. I brevetti, ad esempio, durano per 20 anni dal deposito della domanda. La registrazione dei disegni e modelli può essere rinnovata sino ad un massimo di 25 anni. La durata del diritto d’autore è di 70 anni dalla morte dell’autore etc. La durata dei diritti di proprietà intellettuale può inoltre variare da Paese a Paese.

Poiché i diritti licenziati hanno una scadenza, anche le licenze devono considerarsi contratti di durata. Non è infatti possibile licenziare un diritto esclusivo per una durata superiore rispetto a quella del diritto stesso. Anche le licenze c.d. perpetue, con cui l’autore acquista il diritto ad utilizzare un prodotto protetto da diritto d’autore senza limiti di tempo, hanno di fatto una durata limitata alla scadenza del copyright. Infatti, scaduta la protezione del diritto d’autore, l’opera potrà essere liberamente utilizzata da chiunque e non avrà più senso parlare di licenza.

Il cross licensing

Quando il licensing viene considerato dal punto di vista del licenziatario, ovvero di colui che acquista il diritto ad utilizzare delle privative industriali, si parla di licensing-in. All’opposto, si parlerà di licensing-out per l’impresa che concede dei diritti di proprietà intellettuale verso un ritorno economico.

Si definisce invece cross licensing un contratto di licenza con cui entrambe le parti si concedono reciprocamente diritti di proprietà intellettuale. Trattasi di una prassi molto comune nell’ambito brevettuale, in particolare nel settore tecnologico e dell’automotive, dove per realizzare un prodotto è necessario utilizzare centinaia di brevetti. In questi settori, le società più grandi hanno portafogli costituiti da migliaia di brevetti e pertanto tenderanno a stipulare fra loro dei contratti di cross licensing, con cui si concedono reciprocamente il diritto ad utilizzarli (si veda “Apple e Htc, stop alla guerra legale sui brevetti. Accordo decennale di licenza per le tecnologie degli smartphone” su Il Sole 24 Ore).

Conclusioni

Il licensing costituisce una tipologia contrattuale che racchiude al suo interno una vasta gamma di modelli: licenze di brevetto, licenze di marchio, licenze software, licenze di database, sync-licensing, licenze relative ad opere musicali, video, opere d’arte etc. Ciascuno di questi contratti ha delle caratteristiche diverse, che non possono essere affrontate in questo articolo.

Le licenze sono contratti atipici, non regolati nel codice civile né in altri testi di legge, che pertanto richiedono una redazione attenta da parte di professionisti esperti in materia di proprietà intellettuale. A meno che i valori in gioco non siano particolarmente esigui, deve sconsigliarsi il “fai da te”, il ricorso a modulo prestampati o a professionisti privi di competenze specifiche in materia di proprietà intellettuale. 

Per la redazione di contratti di licenza o per ottenere una consulenza, puoi utilizzare il modulo contatti, scrivere a info@iprights.it oppure chiamare lo Studio Legale ai recapiti indicati in calce. Il primo contatto è gratuito e finalizzato ad ottenere un preventivo per l’eventuale attività da svolgere.

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