Trade Secrets per proteggere i beni immateriali della tua impresa

I trade secrets sono informazioni aventi un valore commerciale, che il titolare ha mantenuto segrete adottando delle misure adeguate di protezione. Tradizionalmente, i trade secrets godono di protezione contro l’appropriazione da parte di terzi mediante pratiche commerciali scorrette.

Possono essere protetti mediante trade secrets le liste di clienti ed i loro dati di contatto e di profilazione, processi industriali, pratiche commerciali e tecniche di marketing, ricette e persino invenzioni. In alcuni casi, la protezione mediante trade secrets rappresenta un’alternativa rispetto a quella data dai brevetti.

L’esempio di trade secret probabilmente più conosciuto al mondo ed a cui si fa spesso riferimento quando si parla di questa materia è quello della formula della Coca-Cola, rimasta segreta ormai da oltre 100 anni[1].

Trade secrets vs brevetti: vantaggi e svantaggi

Uno dei vantaggi della protezione mediante i segreti commerciali rispetto a quella data dal brevetto o dal modello di utilità è rappresentata dalla durata. Un brevetto dura generalmente 20 anni (10 anni il modello di utilità), dopodiché l’invenzione diviene di pubblico dominio. Diversamente, la protezione dei trade secrets dura sino a quando l’informzione viena mantenuta segreta.

La protezione mediante trade secrets consente inoltre di evitare i costi, i tempi e le incertezze legate al deposito di un brevetto. Per poter sperare di ottenere un brevetto è necessario divulgare l’invenzione, rendendola così accessibile al pubblico. Di conseguenza, se il brevetto non viene riconosciuto, chiunque potrà avvantaggiarsi di quell’invenzione. Inoltre, il brevetto gode di protezione territorialmente limitata ai Paesi di registrazione. Pertanto, a meno che un soggetto non sia in grado di sostenere costi ingenti per registrare un brevetto in ogni parte del Mondo, chiunque potrà utilizzare l’invenzione nei Paesi in cui non è stata richiesta la protezione.

La tutela mediante trade secrets ha però anche degli svantaggi. Essa non impedisce ai concorrenti di carpire le informazioni segrete mediante reverse engineering[2]. Pertanto, essa non può essere utilizzata nei casi in cui, mediante lo studio di un prodotto, sia possibile risalire con facilità alla soluzione tecnica che ne ha permesso la realizzazione. Questo è il motivo per cui, ad esempio, le case farmaceutiche ricorrono ai brevetti e non ai segreti commerciali, in quanto le formule delle medicine sono facilmente soggette a reverse engineering.

I requisiti per la protezione dei Trade Secrets

Affinchè possano essere tutelate, le informazioni devono avere le seguenti caratteristiche:

• essere segrete;
• avere un valore economico in quanto segrete;
• essere sottoposte a misure di sicurezza idonee a mantenerle segrete.

Sono segrete quelle informazioni che non sono generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed operatori del settore. Questo significa che la segretezza non deve esserre assoluta. Non è necessario che le informazioni siano totalmente inaccessibili mentre è sufficiente che non siano generalmente note o di facile accesso. Affinchè si possa avere tutela, è sufficiente che la loro sottrazione comporti un risparmio di tempi e costi rispetto ad una loro autonoma acquisizione[3].

La segretezza deve avere inoltre un valore economico. Tale requisito è soddisfatto ogni volta in cui un’informazione, proprio perché segreta, attribuisce al suo titolare un vantaggio competitivo.

L’importanza delle misure di sicurezza e degli accordi di riservatezza

Ultimo ma non meno importante requisito per tutelare un segreto industriale è l’adozione da parte del suo titolare di misure idonee a proteggerlo. Se un imprenditore non ha fatto niente per proteggere le proprie informazioni riservate, non soltanto non potrà godere della protezione data dalle misure di sicurezza ma neppure di quella data dalla legge.

L’adozione di misure di sicurezza adeguate per la protezione di dati ed informazioni è un concetto comune alla normativa in materia di trattamento dei dati personali (GDPR) e al sistema di gestione della sicurezza delle informazioni ISO 27001. Per poter sfruttare il vantaggio concorrenziale dato dalla segretezza delle informazioni, un imprenditore dovrà strutturare nella propria azienda un sistema funzionale a mantenere questa segretezza. In questo processo è di vitale importanza ricorrere al principio di minimizzazione dei trattamenti, consentendo l’accesso alle informazioni riservate soltanto a quei soggetti che ne hanno bisogno nell’esercizio delle proprie mansioni. Ugualmente importante è il ricorso a Non Discolure Agreements (NDA), ovvero ad accordi di riservatezza con i propri fornitori, collaboratori e dipendenti.

Tutela dei segreti industriali nei rapporti con i dipendenti

Una delle questioni maggiormente delicate nella tutela dei trade secrets riguarda la gestione delle conoscenze ottenute dai dipendenti nell’esercizio delle proprie mansioni lavorative. É ovvio che alcuni segreti industriali detenuti da un’impresa devono necessariamente essere svelati ai dipendenti. Come si fa quindi ad impedire che questi vadano a lavorare per soggetti concorrenti e li trasferiscano?

Esistono alcuni strumenti contrattuali che consentono di limitare questi rischi. Si tratta in particolare dei divieti di concorrenza (che comunque non possono avere durata illimitata) e degli accordi di riservatezza (i c.d. NDA). Questi strumenti sono un’importante forma di tutela per l’imprenditore ma non possono impedire ad un dipendente di fare uso delle conoscenze acquisite nel corso del rapporto di lavoro in un futuro impiego oppure in una futura attività d’impresa. Le conoscenze legittimamente acquisite entrano infatti a far parte della personalità del lavoratore stesso. Diverso invece se il dipendente, nel lasciare il proprio posto di lavoro, si appropria di documenti, liste di clienti o file appartenenti all’azienda. In questi casi, l’imprenditore potrà trovare tutela sia nei confronti del dipendente infedele che nei confronti del competitor che, venuto a conoscenza dei suoi segreti industriali, ne ha tratto vantaggio.

Alla luce di ciò, è importante strutturare la propria impresa limitando il più possibile la conoscenza delle informazioni riservate, comunicandole solo al personale che non può farne a meno. Per il raggiungimento di questo scopo, sono fondamentali sia l’adozione di misure di sicurezza informatiche e fisiche che il ricorso a Non Disclosure Agreements (NDA).

Note

[1] Abbot, Cottier, Gurry, International Intellectual Property in an Integrated World Economy, 3d Ed., Wolters Kluwer, p. 753.
[2] Il processo di reverse engineering consiste nell’analisi dettagliata del funzionamento, progettazione e sviluppo di un oggetto al fine di produrre un secondo oggetto che abbia un funzionamento analogo.
[3] Trib. Milano 14/02/2012, in GADI, 2012, 655.

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