L’uso di un marchio registrato altrui non è vietato quando ha un fine meramente descrittivo. Ciò che è vietato è l’uso volto a distinguere prodotti o servizi affini, quando può creare confusione per il pubblico.
Se un marchio registrato finisce nell’inquadratura durante le riprese di un film, di un video oppure di un documentario, viene violata qualche norma? E se invece il marchio viene menzionato dagli attori del film?
E’ ormai un luogo comune che chi gira un video debba fare attenzione a non inquadrare opere protette dal diritto d’autore o marchi registrati. Per le opere del diritto d’autore sono in effetti necessari particolari accorgimenti, per non rischiare di incorrere in illeciti. Invece, per i marchi non si hanno le stesse difficoltà. La maggior parte delle volte non è necessario preoccuparsi di liberare il set da ogni scritta o segno distintivo costituente un marchio.
Questo non significa che l’uso di un marchio registrato altrui sia sempre e comunque consentito. E’ pacifico infatti che anche le persone giuridiche ed i segni distintivi d’impresa godano di un diritto all’immagine. Pertanto, nell’uso di un marchio altrui bisogna fare attenzione a non pregiudicare questa immagine.
Per capire quando l’uso di un marchio altrui sia consentito è necessario comprenderne la funzione.
La funzione del marchio
Il marchio è innanzi tutto un segno distintivo. La sua funzione è quella di consentire al pubblico dei consumatori di distinguere i prodotti e servizi di un imprenditore da quelli di un altro[1]. A differenza del diritto d’autore, la cui funzione principale è quella di tutelare l’autore dell’opera, il marchio ha una finalità principalmente pubblicistica: informare i consumatori sull’origine di un prodotto o servizio.
Gli usi del marchio altrui consentiti e quelli non consentiti
Una volta compresa la funzione del marchio, è più facile capire quando si può usare un marchio altrui e quando no. Il diritto d’uso esclusivo del marchio registrato non è assoluto. Il titolare di un marchio registrato può impedire ad altri di usare lo stesso marchio – od un marchio simile – per distinguere prodotti o servizi identici o affini, quando ciò comporta un rischio di confusione per il pubblico. Il divieto di uso del marchio si estende anche al caso in cui possa crearsi un rischio di associazione nella mente del pubblico. Ciò significa che, se i consumatori sono portati a ritenere che vi sia un collegamento fra l’utilizzatore non autorizzato di un marchio ed il suo titolare, allora l’uso è illecito.
E’ invece consentito usare un marchio quando non se ne fa un uso distintivo di prodotti o servizi propri o altrui.
Se nella scena di un film appare in secondo piano un marchio registrato, non è violato il diritto esclusivo del suo titolare. Se in un dialogo fra i protagonisti viene menzionato il marchio di una nota bibita, non c’è contraffazione del marchio. In questo articolo posso scrivere la parola Coca-Cola senza violare il noto marchio, purché non la utilizzi per distinguere i miei servizi (l’uso di un marchio rinomato è infatti vietato anche se fatto per distinguere prodotti o servizi diversi da quelli per cui è stato registrato).
L’uso di un marchio registrato altrui con funzione descrittiva e non distintiva è consentito, seppur nell’ambito di un’attività economica, purché conforme alla correttezza professionale.
Mocio Vileda vs Joy: un esempio pratico recentemente deciso dal Tribunale di Milano[2]
Per chi non lo sapesse, il termine “mocio” è un marchio registrato dalla società FHP di R. Freudenberg S.a.s., che distribuisce in Italia i prodotti per la cura della casa “Vileda”. Recentemente, questa società ha lamentato dinanzi al Tribunale di Milano l’indebito impiego, ossessivo e non autorizzato, del termine “mocio” nel film Joy (diretto da David O Russell, con Robert de Niro, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper e Isabella Rossellini). Il film è ispirato alla vita di Joy Mangano, che inventò negli anni ’90 un innovativo tipo di scopa per pulire i pavimenti.
Gli Avvocati della Twentieth Century Fox si sono difesi facendo ricorso a due principali argomenti:
- il marchio “mocio” si è ormai volgarizzato;
- l’uso all’interno del film non ha funzione distintiva di prodotti o servizi ed è quindi consentito.
La volgarizzazione del marchio “mocio”
Si ha volgarizzazione di un marchio quando il termine che lo costituisce diventa di uso comune per descrivere un certo tipo di prodotto. Esempi tipici di volgarizzazione sono: Cellophane, Scotch, Jacuzzi, Biro, etc. Questi nomi hanno perso la loro capacità distintiva, poiché vengono percepiti dal pubblico come indicativi del tipo di prodotto stesso e non della particolare impresa che lo produce.
Secondo la Twentieth Century Fox, il termine “mocio” sarebbe ormai entrato nell’uso comune per distinguere lo scopettone pulisci pavimenti. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che, Wikipedia ed alcuni dizionari definiscono il termine come “strumento utilizzato per pulire le superfici dure, costituito da una testa collegata a un manico, al quale sono attaccate delle strisce di tessuto“.
Il Tribunale di Milano, trattandosi di un procedimento cautelare, non si è pronunciato in via definitiva sulla volgarizzazione del marchio. In via sommaria, ha però anticipato che il marchio non sembrerebbe essersi volgarizzato. Ciò in quanto, nella mente dei consumatori persiste l’associazione fra il termine “mocio” ed il marchio generale Vileda.
Il Tribunale ha invece accolto la seconda argomentazione difensiva della Twentieth Century Fox.
L’uso descrittivo del marchio nel film
Secondo il Tribunale di Milano, l’uso del marchio altrui in opere letterarie, scientifiche e artistiche, quale deve ritenersi un’opera cinematografica, è giudicato come “uso civile” e non commerciale. In ogni caso, anche privilegiando il fatto che la produzione di un film costituisce un’operazione economica, l’impiego del termine “mocio” ha qui una funzione descrittiva. Esso non viene usato per presentare un prodotto sotto un marchio altrui o per creare un collegamento con quest’ultimo. Esso viene invece usato come “segmento del linguaggio”, come “elemento della comunicazione” fra i personaggi.
L’uso conforme ai principi di correttezza professionale
L’uso di un marchio registrato altrui può essere illecito anche se non finalizzato a distinguere prodotti o servizi, quando è contrario ai principi di correttezza professionale.
Conformemente a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella nota sentenza Gillette[3], sono violati i principi della correttezza professionale quando l’uso del marchio:
- avvenga in modo da far pensare che esista un rapporto commerciale tra i terzi e il titolare del marchio;
- pregiudichi il valore del marchio traendo indebito vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà;
- causi discredito o denigrazione al marchio;
- il terzo presenti il suo prodotto come un’imitazione recante il marchio di cui egli non è titolare.
In pratica: quando non è consentito l’uso di un marchio altrui in un film?
Non è consentito l’uso del marchio tale da far credere ad uno spettatore che ci sia un legame tra il film ed il marchio (ad esempio una sponsorizzazione).
E’ contrario ai principi di correttezza lo sfruttamento del prestigio o della notorietà di un marchio per pubblicizzare un film. Trattasi in questo caso di una condotta definita “parassitaria”, poiché chi la compie tenta di sfruttare a proprio vantaggio gli investimenti fatti da qualcun altro.
E’ illecito l’uso di un marchio che possa pregiudicarne l’immagine commerciale.
L’uso di un marchio altrui all’interno della narrazione del film è invece consentito per fini descrittivi, quando non crea rischio di confusione per il pubblico o rischio di associazione fra il marchio ed il film.
Quando invece l’uso del marchio è fatto in accordo con il titolare, con fini promozionali e verso un corrispettivo, siamo nell’ambito del product placement (si veda “Product Placement: cos’è e quali sono le regole da rispettare“).
[1] Vanzetti-Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, 7th ed., Giuffré, p. 152.
[2] Trib. Milano, sentenza 18 Maggio 2016.
[3] Corte di Giustizia 13 Marzo 2015, C-228/03.
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